Правовая охрана товарных знаков в России. Глава 2. Понятие и правовая сущность товарного знака (А. П. Рабец, 2003)

2.1. Понятие и признаки товарного знака

Товарный знак по своей сущности нельзя назвать явлением уникальным, ибо обозначения, индивидуализирующие товары, представляют собой лишь небольшую часть огромного института знаков, играющих принципиальную роль в формировании и развитии человеческого мышления. Прежде чем перейти к анализу понятия и признаков товарного знака, попытаемся выяснить, применимы ли к товарным знакам основные положения, характеризующие институт знаков в целом.

В современном мире существует бесконечное множество знаков и знаковых систем. Кроме языка в его фонетической и письменной форме, представляющего основную знаковую систему, человечество разработало большое количество знаковых групп, используемых в самых разных областях (например, государственные эмблемы, железнодорожные знаки и т. д.). К этим широко распространившимся в ХХ столетии знаковым группам относятся и товарные знаки.

Исследованием природы знака занимается специальная наука – семиотика (от греч. semios – знак). Давая характеристику знаку, специалисты в области семиотики отмечали, что чувственно воспринимаемый предмет, указывающий на другой предмет, отсылающий к нему организм или машину, называется знаком этого предмета, а сами ситуации, в которых один предмет функционирует в качестве знака другого предмета, называются знаковыми ситуациями.[60] В данной формулировке явно просматривается сущность товарного знака, ибо товарные знаки – действительно чувственно воспринимаемые предметы (например, зрительно воспринимаемые графические изображения), которые указывают на другой предмет, т. е. на товар. Организмом или восприемником товарного знака является реальный или потенциальный покупатель.

Анализируя значение знака, отметим, что любой знак обладает предметным значением, поскольку отсылает человека к обозначаемому предмету, а также смысловым значением, представляющим собой след предмета, хранящегося в памяти человека, воспринимающего знак. Это характерно и для товарного знака. Вместе с тем в товарном знаке предметное и смысловое значения должны органически сочетаться. Человек может помнить знак или просто понимать содержание его рисунка, но, если в его памяти не возникнет представление о товаре, знак не выполнит своих основных функций.

Другим важным положением семиотики является характеристика знаковой ситуации, которая предполагает наличие четырех компонентов: предмета, выполняющего функцию знака; предмета, к которому знак отсылает; человека, воспринимающего знак; смыслового значения знака, определяющегося опытом восприемника. Все эти элементы присутствуют в ситуации, возникающей при использовании товарного знака. Во-первых, существует определенное обозначение, выполняющее функции товарного знака; во-вторых, имеется конкретный изготовитель товара, к которому товарный знак относится и отсылает; в-третьих, существует человек, воспринимающий знак (покупатель реальный или потенциальный); в-четвертых, присутствует смысловое значение знака, на которое будет оказывать влияние опыт покупателя (его отношение к товару данного изготовителя). Смысловое значение товарного знака вызывает действие или предпосылку к действию – человек купит или захочет купить товар либо, напротив, постарается избежать этой возможности. Так или иначе, товарный знак выполняет свою коммуникативную функцию, что является основным признаком знаковой ситуации.[61]

Таким образом, определение знака и его значения, разработанные семиотикой, соответствуют природе товарного знака, что дает право вполне обоснованно считать товарный знак одним из видов многопланового института знаков. Из знаковой природы рассматриваемого обозначения вытекает, что, во-первых, им может быть лишь такой объект, который является продуктом интеллектуальной деятельности человека и который предназначен для восприятия его определенными людьми (покупателями). Во-вторых, товарный знак представляет собой объект, воспринимаемый органами чувств.[62] И, наконец, в-третьих, из знаковой природы товарного знака следует, что он обособлен по отношению к маркируемым им товарам. Как отмечал С. И. Раевич, «товарными знаками признаются … лишь постоянные знаки и притом являющиеся все же чем-то извне прикрепленным, приданным товару, но отнюдь не составляющим часть его самого».[63] Заметим, что знаковый характер товарного знака оказал влияние на классификацию рассматриваемых обозначений, а также на определение родового критерия охраноспособного товарного знака.

Наряду с проявлениями знаковой природы товарный знак обладает и своей собственной спецификой как социальная реальность и как правовая категория, характеризующаяся в первую очередь соответствующим понятием и признаками. Остановимся вначале на характеристике товарного знака как социальной реальности.

Подобно другим объектам промышленной собственности товарные знаки способны существовать вне правовой системы и независимо от нее. Следовательно, товарный знак является социальной реальностью, лежащей вне права. Однако правовые нормы могут придать юридическое значение тем или иным товарным знакам.

Как правило, товаропроизводители, заинтересованные в продаже своих товаров, сознательно снабжают хорошую продукцию заметными, легко воспринимаемыми и запоминающимися обозначениями. Но и в тех случаях, когда они этого не делают, покупатели сами находят и запоминают характерную внешнюю черту, чтобы потом безошибочно выбрать нужный товар. Обозначение, запечатленное в сознании неопределенного круга лиц – действительных и потенциальных покупателей, ассоциируется в этом общественном сознании с наличием у данного товара специфических потребительских свойств, обусловленных источником происхождения товара, и реально становится товарным знаком по мере его внедрения в общественное сознание.

Вопрос о том, охраняется ли данное условное обозначение государством, лежит в иной плоскости. Правовые нормы могут придать то или иное значение товарным знакам. При этом товарные знаки, отвечающие предусмотренным законодательством требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами правовой охраны. В данном случае товарный знак можно рассматривать как юридическую категорию. Другие условные обозначения, которые таким требованиям не соответствуют либо не зарегистрированы в установленном порядке, охраной не пользуются, однако объективно могут существовать как товарные знаки, выполняя отличительную функцию. В этом случае товарный знак можно расценивать как социальную реальность.

Таким образом, основа товарного знака – материальна. Она представляет собой характерную внешнюю черту товара или его упаковки, доступную непосредственному чувственному восприятию. Однако материальную основу товарного знака – обозначение, способное стать товарным знаком или ставшее таковым, неверно отождествлять с товарным знаком, подобно тому, как образ изобретенной машины (материального объекта) нельзя отождествлять с изобретением (техническим решением задачи). Обозначение – лишь необходимый элемент в сложном понятии товарного знака, по своей сущности лежащий в области общественного сознания.[64]

В литературе товарному знаку как социальной реальности дано следующее определение: «Товарным знаком является отражение в общественном сознании объективно существующей установленной связи между специфическими потребительскими свойствами товара определенного рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки».[65]

Теперь рассмотрим товарный знак как правовую категорию, в частности проанализируем понятие и признаки указанного объекта. От того, насколько четко и полно в законодательстве сформулированы понятие, критерии охраноспособности товарного знака, во многом зависит предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а в дальнейшем – защита прав владельцев товарных знаков.

Подход законодателя к определению понятия товарного знака различался в зависимости от этапа процесса становления отечественного законодательства по товарным знакам.

Так, на дореволюционном этапе в соответствии с Законом «О товарных знаках» 1896 г. (ст. 1) товарными знаками признавались «всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или их упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев».[66] Заметим, что указанное определение вполне корреспондирует понятию товарного знака, закрепленному в современном законодательстве.

На постреволюционном этапе развития отечественного законодательства акцент делался не на определении понятия товарного знака, а на характеристике содержания обозначения.[67] Большее внимание в этот период законодатель уделял правовому регулированию производственных марок. Таким образом, хотя понятие товарного знака в это время не отличалось определенностью, однако указание на основные функции товарного знака оно содержало (например, в соответствии со ст. 1, 2, 6 и 9 Декрета СНК РСФСР от 10 ноября 1922 г. под товарным знаком понимался знак, которым промышленные и торговые предприятия, как государственные, так и частные, могли внешне отметить свои товары при их выпуске или сбыте и пользоваться этим знаком на исключительном праве для отличия своих товаров от товаров других предприятий).

Впервые достаточно определенно понятие рассматриваемого объекта промышленной собственности было сформулировано в Положении о товарных знаках 1962 г. (третий этап становления законодательства о товарных знаках). В соответствии с п. 1 указанного нормативного акта товарным знаком (и знаком обслуживания) признавалось оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковки, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т. д.), служащее для отличия товаров и услуг одного предприятия от однородных товаров и услуг другого предприятия и для их рекламы.

В Положении о товарных знаках 1974 г. (п. 13) товарный знак (знак обслуживания) определялся как зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий.

Приведенные определения имели недостатки, которые совершенно справедливо критиковались в литературе. В частности, неточно сформулированное определение товарного знака в Положении 1962 г. послужило одной из причин того, что в нашей стране долгое время в подавляющем большинстве регистрировались изобразительные знаки, так как выражение «оригинально оформленное художественное изображение» создавало впечатление, будто товарным знаком могло быть главным образом художественное изображение. Кроме того, в понятии товарного знака отсутствовало указание на родовой критерий данного объекта (условное обозначение). Приводимый в Положении 1962 г. перечень обозначений, допускаемых к регистрации в качестве товарных знаков, во-первых, не был исчерпывающим, а во-вторых, закреплял возможность регистрации «отдельных сочетаний букв, цифр», что являлось отрицательным моментом, ибо подобные сочетания обладают очень невысокой различительной способностью и законами многих государств вообще не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков.[68]

Положение 1974 г. в определенной мере освободило понятие товарного знака от вышеперечисленных недоработок. Однако и оно содержало не совсем приемлемое определение. Одним из его существенных недостатков являлась относимость к товарным знакам только обозначений, служащих для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. И. Э. Мамиофа, обоснованно отмечая избыточность данного требования для товарного знака как юридической категории, указывал, что поскольку товарные знаки подлежат представлению к регистрации до начала их использования в нашей стране, то все регистрируемые обозначения не удовлетворяют условию «служащие для», а многие зарегистрированные не удовлетворяют ему и впоследствии, пока не внедрены в общественное сознание и не служат покупателям при выборе товаров.[69] Следовательно, буквальное применение данного определения на практике привело бы к заведомо неприемлемым последствиям.

В 80-е годы стали проявляться и другие отрицательные черты определения товарного знака по Положению 1974 г. В частности, в понятии данного объекта в качестве субъекта права на товарный знак выступали только предприятия, что уже не отвечало экономическим реалиям жизни общества.

Вышеуказанные замечания свидетельствовали о неудовлетворительности существующего легального определения товарного знака. Поэтому в указанный период предлагались (с учетом отмеченных в законодательстве недостатков) новые определения товарного знака. Многие авторы старались конструировать определение понятия рассматриваемого объекта по типу легальных определений изобретения, промышленного образца, содержащихся в действующих в то время нормативных актах.

Так, И. Э. Мамиофа считал, что товарным знаком признается обозначение, удовлетворяющее предъявляемому Положением критерию новизны и способное служить для отличия товара одного изготовителя от однородных товаров других изготовителей (при этом юридическое значение имеет только надлежаще зарегистрированный товарный знак).[70]

Полагаем, что из прозвучавших в литературе формулировок понятия товарного знака определение, предложенное И. Э. Мамиофой, можно назвать наиболее приемлемым, так как, во-первых, оно было свободно от недостатков Положения о товарных знаках 1974 г., а во-вторых, содержало критерии охраноспособности рассматриваемого объекта промышленной собственности.

В свою очередь Е. А. Ариевич определял товарные знаки как «охраняемые знаки, отличающие товары юридических лиц и граждан от однородных товаров других юридических лиц и граждан и предназначенные для их рекламы и облегчения выбора потребителем товаров определенного качества».[71]

Хотя к достоинствам данного определения можно отнести более точное указание на круг субъектов права на товарный знак, тем не менее, автор не выделил в понятии знака конкретную категорию физических лиц, имеющих право регистрировать товарные знаки. Положительным моментом данного понятия является и закрепление основных функций товарного знака, что в силу выраженного служебного характера указанного объекта обогащает определение.

Между тем недостаток приведенного понятия заключается в формулировке товарного знака через родовой критерий «знак», вместо использования традиционного признака «условное обозначение».

В. М. Сергеев определил охраняемый товарный знак как «обозначение, используемое в установленном порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их рекламы и отличия от однородных товаров других предприятий».[72] В этом определении подчеркнута важность рекламной функции товарного знака, что представляется вполне целесообразным. В то же время условие использования является, на наш взгляд, избыточным для рассматриваемого понятия.

Легальное определение товарного знака в настоящее время закреплено в Законе РФ о товарных знаках (ст. 1). Первоначально в указанном документе под товарным знаком и знаком обслуживания понимались обозначения, способные отличать, соответственно, товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

Как можно заметить, в приведенном определении отсутствовали недостатки, характерные для прежних нормативных актов, и этим оно выгодно отличалось от предшествующих определений. В частности, сформулированное в Законе РФ о товарных знаках понятие товарного знака имело важную особенность, представляющую интерес как для предпринимателей, так и для других заинтересованных лиц. Впервые в отечественном законодательстве о товарных знаках в число субъектов права на товарный знак были включены, помимо юридических лиц, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

В соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Как видно, новый вариант понятия товарного знака довольно близок прежнему определению рассматриваемого объекта промышленной собственности. На наш взгляд, главным достоинством нового определения товарного знака является то, что в нем отражена правовая сущность данного обозначения как средства индивидуализации продукции участников гражданского оборота в соответствии с терминологией ГК РФ.

Анализируя далее приведенное определение, следует отметить, что оно относится к двум объектам промышленной собственности: к собственно товарному знаку и знаку обслуживания. Разграничение между указанными обозначениями проходит по объекту маркировки. Товарные знаки различают однородные товары разных производителей, а знаки обслуживания служат средством индивидуализации однородных услуг, оказываемых разными лицами. Знаки обслуживания применяются для обозначения деятельности транспортных, страховых, туристических фирм, отелей, банков и т. д. Все положения отечественного законодательства, относящиеся к товарным знакам, применимы к знакам обслуживания, но с учетом объекта их маркировки.

«На практике формальным критерием для отнесения обозначения к товарным знакам или знакам обслуживания служит выбор конкретного класса (индекса) МКТУ».[73] Согласно Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг все возможные виды товаров относятся к классам с 1-го по 34-й, а услуг – с 35-го по 42-й. Однако в действительности указанные различия часто стираются, ибо одно и то же обозначение может быть зарегистрировано на имя конкретного лица и по классу товаров, и по классу услуг.

Действующим Законом РФ о товарных знаках для товарных знаков и знаков обслуживания установлен одинаковый правовой режим, что вытекает из ст. 1 данного нормативного акта. В то же время нельзя не отметить некоторые отличия рассматриваемых объектов. Главное отличие заключается в разном режиме использования товарных знаков и знаков обслуживания в контексте требований ст. 22 (п. 2, 3) Закона. Так, основной формой использования товарного знака считается его применение на товарах и (или) их упаковках. Лишь при наличии уважительных причин использованием может быть признано применение знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и т. д. Но для знаков обслуживания, наоборот, такое использование является основным. Это объясняется природой услуг, которые, в отличие от товаров, имеющих материальную форму, могут быть как материальными, т. е. получающими объективированное выражение в предмете природы либо в личности самого потребителя услуг, так и нематериальными, т. е. не получающими овеществленного выражения, отличного от самой деятельности, в которой они воплощены.[74] Если обратиться к названиям классов услуг в соответствии с МКТУ, то можно заметить, что большинство входящих в эти классы услуг носят нематериальный характер (например, класс 39-й – «Транспортировка и хранение», класс 41-й – «Образование и развлечения»). Следовательно, в большинстве случаев услуги не могут быть носителями знаков обслуживания.

Полагаем, что в тексте Закона РФ о товарных знаках различия в режиме использования товарных знаков и знаков обслуживания должны быть четко прописаны, ибо применение на практике ст. 22 указанного документа может вызвать определенные проблемы.

Несмотря на многие положительные моменты рассматриваемого определения, представляется, что оно должно содержать более четкие указания на функции товарного знака. Следует отметить, что при определении понятия товарного знака в Положении 1962 г. были подчеркнуты различительная и рекламная функции обозначения. Это указание можно отнести к немногим достоинствам определения товарного знака, закрепленного в данном документе. Однако во всех последующих нормативных актах (в том числе в новой редакции Закона РФ о товарных знаках), содержащих определение товарного знака, указания на рекламную функцию данного объекта отсутствовали. Вместе с тем значение рекламной функции товарного знака в настоящее время трудно переоценить. Во-первых, в условиях изобилия товаров разных производителей именно реклама облегчает для потребителя выбор товаров надлежащего качества. При этом использование товарных знаков напрямую связано с системой защиты прав потребителя от некачественных товаров и подделок. Заметим, что знак, используемый с помощью рекламы вне товара и на самом товаре, является мощным фактором психологического воздействия на покупателей. Во-вторых, завоевавший доверие товарный знак способствует продвижению на рынке любых товаров, маркированных данным знаком. В-третьих, продвижение товарного знака на рынке оказывает большое влияние на репутацию фирмы, а основным способом продвижения обозначения является реклама.

Кроме того, с помощью рекламы товарный знак сам по себе способен сформировать интерес к товару. Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 мая 1997 г. № 1489/97 по делу, связанному с использованием в рекламе товарного знака «Довгань», указано, что для поддержания интереса к товару необязательна трансляция изображения самого товара, а достаточно изображения различительных элементов, напоминающих о товаре, в том числе товарного знака.[75] Вместе с тем реклама товарного знака осуществляется, как правило, совместно с рекламой самого товара.

Поэтому представляется, что в определении товарного знака должна отражаться не только функция индивидуализации, но и рекламная функция.

Необходимость включения в понятие товарного знака указания на его основные функции отмечалось не только отечественными специалистами, но и зарубежными авторами. Так, известный исследователь товарных знаков К. Дж. Веркман в своей работе опирается на следующее определение товарного знака: «Товарный знак есть нечто вроде знака или подписи на товаре или услуге, позволяющих определить их создателя или организатора, удовлетворяющих его законную гордость и налагающих на него ответственность».[76] Из приведенного определения можно сделать вывод о том, что в нем закреплено указание на несколько функций товарного знака: отличительную («определяющую создателя»), рекламную («удовлетворяющую гордость»), гарантийную («налагающую ответственность»).

В заключение характеристики понятия товарного знака отметим, что рассматриваемому объекту промышленной собственности предоставляется правовая охрана, если он отвечает ряду нормативно установленных критериев охраноспособности. Признаки товарного знака обусловливаются основным назначением знака индивидуализировать товар и выделять его из массы подобных изделий, производимых другими изготовителями. Признаками товарного знака являются:

1) условное обозначение;

2) новизна;

3) различительная способность;

4) регистрация знака в установленном порядке.

Указанные критерии охраноспособности могут быть выведены из норм Закона РФ о товарных знаках, однако прямо в указанном документе не закреплены. Представляется, что с включением признаков товарного знака в его понятие последнее стало бы более полно и четко отражать сущность рассматриваемого обозначения. Кроме того, в этом случае понятийный аппарат, относящийся к охране товарных знаков, будет приближен к понятийному аппарату, связанному с охраной объектов патентного права.

Наконец, в формально-логическом определении рассматриваемого объекта необходимо отразить более четкое указание на правовой статус субъектов права на товарный знак.

С учетом приведенных соображений определение понятия товарного знака в настоящее время можно сформулировать следующим образом. Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требованиям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном порядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического лица или физического лица – предпринимателя среди однородных товаров (услуг) других юридических лиц или физических лиц – предпринимателей.

Рассмотрим подробнее признаки товарного знака.

В качестве родового критерия товарного знака из легального определения данного объекта можно выделить условное обозначение. Условное обозначение является своего рода символом, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или в сопроводительной документации, и заменяет собой подчас длинное и сложное название изготовителя товара.[77] Товарный знак есть условное обозначение в первую очередь потому, что он является чем-то извне приданным товару, а не составляет часть его самого. Поэтому товарным знаком не будет считаться помещение на изделии полных сведений, касающихся изготовителя товара, указывающих на время, место его производства и т. д. Вместо таких сведений и употребляется условное обозначение, способное привлечь покупателей.

Нужно отметить, что, в отличие от других видов собственных имен, выполняющих в основном функции обозначения, особую роль в семантической структуре товарного знака играет принцип «двуплановой семантики». Ведь товарный знак не только обозначает данный вид товара, но и вызывает ассоциации со значениями других слов (например, товарный знак шоколадной смеси «Wish» (желание) не только обозначает эту смесь, но и вызывает желание испробовать ее).[78] Чем положительнее подобные ассоциации, тем лучше товарный знак выполняет свою основную функцию – привлечение покупателя.

Заметим, что дореволюционные цивилисты в качестве родового критерия товарного знака использовали понятие «наружная отметка», по сути, тождественное термину «условное обозначение». Например, Г. Ф. Шершеневич под товарным знаком понимал те наружные отметки, которыми купец стремится отличить в глазах потребителей свои товары от товаров всякого другого купца.[79]

В отечественной литературе в качестве родового критерия товарного знака вместо термина «обозначение» предлагалось использовать термин «знак». Авторы данной точки зрения (В. М. Сергеев в своих ранних работах, Е. А. Ариевич),[80] по всей видимости, исходили не только из требований терминологического единообразия, но и из законов семиотики, которая оперирует исключительно термином «знак». Однако, учитывая, что законодательство с 1974 г. при формулировке понятия товарного знака оперирует термином «обозначение» в качестве признака товарного знака, такое решение вопроса представляется нецелесообразным. Критерий «условное обозначение» несет соответствующую смысловую нагрузку, что позволяет выделить товарные знаки из всего многообразия знаков.

Отметим, что в международных соглашениях в качестве родового признака товарного знака иногда используется понятие «символ». Например, в соответствии со ст. 15 (1) Соглашения TRIPS товарным знаком может быть признан любой символ или комбинация символов, служащих для выделения товара или услуги из ряда других товаров и услуг и способных составить товарный знак. При этом страны-участницы могут в качестве условия регистрации выдвигать требование о том, что знак должен восприниматься зрительно. Заметим, что в российском законодательстве подобное требование отсутствует, что позволяет регистрировать в качестве товарных знаков звуковые, обонятельные и другие нетрадиционные обозначения.

Кроме того, что товарный знак должен представлять собой условное обозначение, он обязан обладать новизной, выражающейся в отличии товарного знака от известных обозначений, вошедших в торговый оборот.

Как отмечалось, легальное определение товарного знака не содержит прямого указания на новизну знака как критерий его охраноспособности. Вместе с тем, с точки зрения действующего законодательства (п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), новыми будут считаться такие условные обозначения, которые не являются тождественными или сходными до степени смешения: а) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; б) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров; в) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями. Кроме того, условное обозначение, заявленное к регистрации, не должно быть тождественным охраняемому в РФ фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках).

Исследование приведенных норм позволяет сделать вывод о специфике признака новизны товарного знака по сравнению с требованием новизны, предъявляемым к объектам патентного права.

Во-первых, при экспертизе новизны товарных знаков учитываются лишь ранее заявленные или зарегистрированные в РФ обозначения. Регистрация товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного обозначения товарным знаком в нашей стране. Исключением из данного правила являются общеизвестные товарные знаки, в отношении которых установлен специальный правовой режим.

Заметим, что обозначению, отвечающему признаку новизны, может быть отказано в регистрации либо произведенная регистрация будет признана недействительной из-за несоответствия знака другим требованиям Закона РФ о товарных знаках. Однако, на наш взгляд, указанные основания для отказа в регистрации не всегда применяются правомерно. Например, решением Апелляционной палаты, подтвержденным впоследствии решением арбитражного суда г. Москвы, была признана недействительной регистрация товарного знака «Paklan» на имя АО «Московское патентное бюро». Формально указанная регистрация отвечала всем установленным критериям охраноспособности (в том числе признаку новизны), ибо немецкая фирма Paklan GmbH, представившая возражение в Апелляционную палату, имела правовую охрану спорного обозначения лишь на территории ряда зарубежных стран (Германии, Австрии, Франции и др.). Вместе с тем Апелляционной палатой и судом было установлено, что регистрация знака вне территории РФ на имя другого владельца повышает вероятность введения потребителя на территории России в заблуждение относительно изготовителя, поскольку может вызвать у потребителя отношение к товарам, маркируемым знаком «Paklan», как к товарам немецкой фирмы.[81] Как видно, приведенные решения противоречат закрепленному в Законе РФ о товарных знаках критерию новизны. Полагаем, что в рассматриваемой ситуации суд в первую очередь должен был исходить из факта нарушения АО «Московское патентное бюро» антимонопольного законодательства, выражающегося в недобросовестной конкуренции. Однако данный аспект в арбитражном суде должной оценки не получил.

Во-вторых, новизна знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен. Таким образом, новизна знака не означает неизвестности обозначения вообще, а заключается в том, что определенный товар ранее такого обозначения не имел. В связи с этим новизна обозначения определяется не относительно всех использующихся товарных знаков, а лишь в пределах обозначений, применяемых в отношении однородных товаров. В литературе это правило получило название «принцип специализации знака».[82] При сопоставлении знаков с целью определения новизны заявленных обозначений учитываются лишь те, которые используются для обозначения такого же вида товаров.

В-третьих, вопрос новизны знака может быть предрешен оригинальностью исполнения обозначения, ибо в качестве товарных знаков, наряду с абсолютно новыми словами и изображениями, могут быть зарегистрированы используемые знаки, но выполненные в оригинальной графической манере либо являющиеся новыми в иной сфере применения.

В-четвертых, новизна товарного знака означает, что среди известных обозначений отсутствуют не только идентичные ему обозначения, но и сходные, т. е. совпадающие с ним лишь частично. Новизна устанавливается путем сопоставления с зарегистрированными или заявленными к регистрации обозначениями, а также с охраняемыми в РФ в силу международных договоров.

Наличие в коммерческом обороте тождественного обозначения исключает новизну знака и является безусловным препятствием для признания его охраноспособным. Отметим, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).

Значительно труднее оценить новизну при наличии в обороте лишь сходного обозначения.[83] Нужно подчеркнуть, что Закон РФ о товарных знаках понятие сходства исчерпывающим образом не раскрывает. Однако в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 14.4.2) указаны ориентиры для решения данного вопроса: обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из этого следует, что «совпадение отдельных элементов обозначения само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака».[84]

При проведении исследования новизны отечественная экспертиза выработала определенные принципы установления сходства товарных знаков:[85]

а) недопустимо смешение знаков в торговом обороте и введение тем самым в заблуждение потребителей;

б) оценка сходства обозначений основывается на восприятии их средним покупателем (со средней степенью внимательности и подготовки);

в) руководствуясь особенностями восприятия товарного знака потребителями, в первую очередь выделяются основные моменты сходства, а не различия сравниваемых знаков;

г) при установлении сходства учитываются все возможные аспекты восприятия – зрительные, слуховые, а также общее впечатление, создаваемое знаком. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака оценка степени сходства обозначений проводится с учетом ряда факторов. Так, при сравнении словесных знаков выявляются звуковое (фонетическое), смысловое и графическое (визуальное) сходство (п. 14.4.2). Наиболее опасным для этих разновидностей обозначений является звуковое сходство, которое обусловливается совпадением длины знака, числа слогов, наличием близких или совпадающих звуков и слогов, расположением близких звуков и словосочетаний по отношению друг к другу и т. д. При этом словесные товарные знаки сравниваются как со словесными обозначениями, так и с комбинированными знаками, в композицию которых входят словесные элементы. Например, в свое время было отказано в регистрации обозначениям «Лумс», «Micalin» из-за того, что указанные знаки обладали значительным сходством с зарегистрированными товарными знаками «Лумз», «Vicalin» для тех же классов товаров.[86]

Основными критериями при экспертизе объемных и изобразительных обозначений являются зрительный образ знака и его смысловое значение. Определенной спецификой обладает проверка на новизну комбинированных знаков, в которых исследуется каждый элемент в зависимости от его характера.

В-пятых, новизну товарного знака не исключает его открытое использование, если оно предшествовало дате подачи заявки, за исключением тех случаев, когда это использование носило столь широкий и продолжительный характер, что знак вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида.[87]

Из анализа рассмотренных особенностей новизны товарного знака можно сделать вывод об относительном характере указанного критерия охраноспособности обозначения.

В литературе выделялась еще одна особенность новизны товарного знака, состоящая в том, что ей могут противопоставляться только применяемые обозначения. Согласно такому взгляду, обозначения, которые ранее служили товарными знаками, но к моменту истребования охраны вышли из употребления, могут приобрести новизну, а фактическая их известность и применение в качестве товарного знака в прошлом не будут для этого препятствием.[88]

Полагаем, что такой подход к новизне обозначений, ранее используемых в качестве товарных знаков и обладающих определенной известностью, но по каким-либо причинам утратившим правовую охрану, является достаточно формальным и не вполне соответствует Закону РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 6). Заметим, что применение указанных обозначений другими лицами в отношении однородных товаров может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества. Поэтому использование известных ранее товарных знаков другими субъектами предпринимательской деятельности вполне можно расценить как недобросовестную конкуренцию. В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках регистрация подобных обозначений может быть признана недействительной либо в регистрации сразу должно быть отказано согласно п. 3 ст. 6 указанного документа. Однако данные положения Закона РФ о товарных знаках на практике в упомянутых ситуациях учитываются не всегда.

Представляется, что в Законе РФ о товарных знаках необходимо установить определенный срок ожидания регистрации для лица иного, чем прежний владелец товарного знака или его правопреемник. Такой срок не может быть менее трех лет с даты прекращения действия регистрации на имя прежнего обладателя права на товарный знак. При этом в случаях признания регистрации товарного знака недействительной либо прекращения действия права на товарный знак вследствие неиспользования обозначения, правило о сроке ожидания регистрации применяться не должно. Кроме того, вполне допустима повторная регистрация знака, утратившего правовую охрану, на имя прежнего правообладателя.[89]

С признаком новизны тесно связан вопрос, касающийся приоритета товарного знака. По общему правилу приоритет заявленного обозначения устанавливается по дате подачи заявки, удовлетворяющей требованиям законодательства, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 9 Закона РФ о товарных знаках). В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного их них. При этом в течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В противном случае заявки признаются отозванными.

Наряду с общим правилом определения приоритета Закон РФ о товарных знаках содержит ряд льготных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в законе (конвенционный, выставочный приоритет). Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявка поступила в течение шести месяцев с указанной даты. В свою очередь приоритет товарного знака, помещенного в экспозициях официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств – участников Парижской конвенции, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявка поступила в течение шести месяцев с указанной даты.

Кроме указанных случаев приоритет товарного знака может устанавливаться в соответствии с международными договорами РФ по дате международной регистрации знака, а в соответствии с Договором о законах по товарным знакам (ст. 7) и Законом РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 9) существует возможность установления приоритета по выделенной заявке.

Новизна знака хотя и означает его неповторимость, но, тем не менее, полностью не может обеспечивать выполнение им отличительной функции. Поэтому другим важнейшим признаком товарного знака является его различительная способность.

В литературе под различительной способностью товарного знака понимается «способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара и его производителя».[90] Следовательно, различительный характер товарного знака заключается в способности идентифицировать товар определенного изготовителя, что позволяет потребителю распознавать этот знак, а соответственно и товар, среди других товарных знаков, используемых в отношении однородных изделий. При этом товарный знак обладает такой способностью, если он независим от обозначаемого им товара, т. е. выбран произвольно и не навязан товаром, что вытекает из такой важной черты товарного знака, как обособленность указанного объекта по отношению к тем объектам, которые он должен обозначать. Таким образом, если требование новизны предъявляется к знаку для того, чтобы выделить его среди других товарных знаков, то требование различительной способности обозначения ставит своей целью его оценку по отношению к тем обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.[91]

Условие об отличительной способности знака по-разному формулируется в различных государствах. В Парижской конвенции закреплено, что иностранному заявителю может быть отказано в регистрации, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из символов или указаний, способных служить в торговом обороте для обозначения рода, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения изделий или времени происхождения либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана (ст. 6 quinquies B 2). Соглашение TRIPS (ст. 15) выдвигает отличительную способность знака в качестве главного критерия для возможности его регистрации.[92] Указанные положения развиваются и дополняются в нормах национальных законодательств.

Требование различительного характера товарного знака закреплено в Законе РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 6) и конкретизировано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.3). Согласно указанным документам не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место, время, способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Различительный характер товарного знака может быть связан с формой знака, т. е. допустимыми видами товарных обозначений, а также с его содержанием – смысловым характером обозначения.

С точки зрения формы из-за отсутствия отличительных свойств не принимаются к регистрации обозначения в виде цифр, отдельных букв, не имеющих смыслового характера, линий, простых геометрических фигур, простых изображений товаров и их наименований и т. д. Кроме того, не обладают различительной способностью объемные обозначения, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением. Подобные символы, лишенные каких-либо индивидуальных черт, не способны выполнять функции разграничительного характера. Однако в ряде случаев возможны отступления от указанного правила: во-первых, когда обозначение широко и долго использовалось, в результате чего оно приобрело дополнительную различительную способность, став общеизвестным (например, BMW), и, во-вторых, когда применяется норма ст. 6 quinquies (a) Парижской конвенции, допускающей получение за границей охраны знака в таком виде, в каком он был зарегистрирован в стране происхождения, независимо от того, что в данной зарубежной стране подобные обозначения не принимаются к регистрации.[93]

Оценка отличительной способности знака по его содержанию является более сложной. Так, к числу обозначений, не обладающих отличительными свойствами по своей смысловой нагрузке, относят обычные словесные обозначения, не являющиеся в необходимой степени оригинальными. Часто употребляемые, банальные слова, лишенные какой-либо выразительности, не могут стать специальным товарным символом, поскольку они не способны создать индивидуальную характеристику изделий.[94] Решение вопроса о том, являются ли слова невыразительными, общеупотребительными, целиком зависит от субъективной оценки специалистов федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Другое важное требование, связанное с отличительным характером товарного знака, состоит в том, что он не должен быть обозначением, прямо и непосредственно выражающим товарную характеристику изделий. Содержание знака должно иметь независимый характер по отношению к объекту маркировки, восприниматься как вымышленный символ, не отражающий товарной природы изделий.[95] Только тогда он может осуществлять функцию различительного средства товара среди массы однородной продукции.

В связи с этим к содержанию знака предъявляются следующие основные требования. Прежде всего знак не может быть описательным обозначением товара. Он не может быть видовым обозначением товара. И, наконец, знак не может являться общепринятым символом или термином.

Среди обозначений, непосредственно связанных с характеристикой товара, основное место занимают описательные обозначения. Описательным признается такой знак, который является простым указанием места или времени производства товара, его назначения, способа производства, качества, цены товара и т. д. Для того чтобы обозначение считалось в полном смысле описательным, оно должно раскрывать природу товара, его состав, свойства, которые позволяют идентифицировать товар и определяют выбор этого товара покупателем.[96]

Следует отметить, что вопрос об описательном характере знака достаточно сложен. Это объясняется тем, что товарный знак помимо отличительной выполняет еще и рекламную функцию. Поэтому в него стремятся вложить сведения о каких-либо положительных свойствах изделия. Вместе с тем подобные обозначения не содержат признаков, которые выделяли бы изделия из ряда подобных, и, следовательно, не обусловливают их различия. Например, экспертизой было отказано в регистрации товарному знаку «Большое путешествие», представляющему собой словесное обозначение в виде двух описательных слов. Решение было мотивировано тем, что в отношении услуг, связанных с организацией путешествий, обозначение «Большое путешествие» не обладает различительной способностью, т. е. подпадает под действие п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках (слово «путешествие» указывает на вид услуги, для маркировки которой предназначалось обозначение, а слово «большое» является описательным по отношению к любым товарам и услугам). Указанное решение ВНИИГПЭ было оставлено в силе Апелляционной палатой, а в последующем – Арбитражным судом г. Москвы.[97]

В связи с большим количеством отказов в регистрации описательных обозначений возникает вопрос о допустимой степени использования описательных элементов при разработке товарных знаков. Практикой выработаны некоторые подходы к решению данного вопроса. Считается, что знак в целом может сообщать об определенных достоинствах товара, но только не прямо, а в иносказательной форме, с использованием аналогий (например, «Зеленые листья» – для биокефира). С этой целью используются слова и изображения, которые по прямому смыслу могут быть отдаленными от предназначения изделия, но вместе с тем отражать его важные свойства.[98] Заметим, что в результате прямого, а не иносказательного указания в обозначении на вид и назначение товаров, приведенных в перечне заявки (товары 16-го класса МКТУ: пеленки, детские трусы из бумаги и целлюлозы), Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака символу «Drypads» (перевод составляющих слов «сухой» и «мягкая прокладка»). Арбитражный суд г. Москвы оставил данное решение в силе.[99]

Следует подчеркнуть, что в ряде зарубежных стран при определенных обстоятельствах существует возможность получения правовой охраны описательным обозначениям.[100] В настоящее время соответствующие правила зафиксированы в отечественном законодательстве о товарных знаках (абз. 7 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Их введение в Закон РФ о товарных знаках обусловлено тем, что, во-первых, существует значительное количество обозначений, не обладающих различительной способностью и не зарегистрированных в качестве товарных знаков, которые приобретают различительный характер в результате длительного использования в коммерческом обороте. Во-вторых, возможность предоставления правовой охраны указанным обозначениям, главным образом описательным, обусловлена положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которыми «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака» (ст. 6 quinquies С. (1)). Более четко приведенное правило сформулировано в ст. 15.1 Соглашения TRIPS: «Если обозначение не обладает различительной способностью в отношении соответствующих товаров или услуг, страны-члены могут ставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе его использования».

Следующую группу обозначений, также рассматриваемых как лишенные отличительных черт, составляют обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида (например, «Нейлон», «Беломор» и др.). Вследствие универсализации применения некоторые наименования становятся в глазах массового потребителя определителем вида товаров. Они полностью или в значительной степени утрачивают способность быть средством индивидуализации изделий, вызывать представление об источнике их происхождения.[101] В результате они не могут выполнять функции товарных знаков. Заметим, что и в соответствии с дореволюционным законодательством товарным знаком не могло служить обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для отличия товаров известного рода.[102]

Нужно отметить, что отдельными организациями-изготовителями предпринимались попытки закрепления за собой исключительных прав на некоторые видовые обозначения. Так, в свое время Роспатентом в качестве товарного знака было зарегистрировано обозначение «Аспирин» на имя немецкой фирмы «Байер». В результате подобной регистрации фирма получила исключительное право на использование товарного знака «Аспирин», что вызвало протест со стороны производителей данного препарата. В данном случае явно просматривалось нарушение п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Вследствие признания факта всеобщего употребления термина «аспирин» как обозначения товаров определенного вида без наличия какой-либо взаимосвязи с фирмой – изготовителем данного лекарства Апелляционная палата Роспатента в результате рассмотрения возникшего спора совершенно справедливо признала недействительной регистрацию вышеназванного товарного знака на имя фирмы «Байер».[103]

Таким образом, когда в результате широкого и длительного применения знак превращается в «свободный», он ассоциируется не с производителем, а с каким-то видом продукции. Подобные обозначения также могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак (при условии, что они не занимают в нем доминирующего положения).

Наконец, не являются товарными знаками обозначения, относящиеся к общепринятым терминам (обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым принадлежат товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация). Подобные обозначения напрямую связаны с объектом маркировки (например, изображение ножниц для швейной промышленности), а следовательно, не могут выполнять функцию индивидуализации товаров. Так, Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации товарного знака «Sleever» в связи с тем, что знак представляет общепринятый технический термин, означающий в области деятельности заявителя (производство товаров 16 и 17-го классов: пленки и втулки из термостойкой пластмассы, предназначенные для обертывания и украшения сосудов) машину для обертывания рукавным материалом, область применения которой – упаковка и тара.[104]

Подход к требованию различительной способности товарного знака как к самостоятельному признаку охраноспособности знака в литературе неоднозначен. Одни ученые (например, А. П. Сергеев)[105] не выделяют данное требование среди других критериев охраноспособности товарного знака, полагая, по-видимому, что он поглощается признаком новизны. Другие авторы (А. Н. Григорьев, Н. И. Коняев),[106] наоборот, считают указанный критерий одним из наиболее важных.

По нашему мнению, признак различительного характера товарного знака имеет право на самостоятельное существование наряду с другими критериями охраноспособности указанного объекта по соображениям, приведенным выше. Кроме того, выделение данного признака диктуется как международной законодательной практикой, так и нормами отечественного законодательства о товарных знаках.

Обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано. Требование регистрации обозначения, в отличие от Положения о товарных знаках 1974 г., прямо не содержится в определении понятия товарного знака, но вытекает из ряда норм Закона РФ о товарных знаках (ст. 2, 3 и др.).

Таким образом, лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны. Российское законодательство не охраняет незарегистрированные в Роспатенте обозначения, за исключением так называемых общеизвестных знаков, которые охраняются в РФ без регистрации в соответствии с международными договорами.

Использование товарного знака до его регистрации не закрепляет за пользователем права на товарный знак и не может подтвердить приоритета обозначения. В отношении незарегистрированных товарных знаков не может возникнуть ни временная правовая охрана, предоставляемая изобретениям, ни право преждепользования. Критерий регистрации товарного знака указывает и на то, что зарегистрированные знаки юридически признаны и существуют как юридическая категория (в отличие от товарных знаков, существующих в социальной реальности).[107]

Кроме указанных, в литературе предлагаются и некоторые другие критерии охраноспособности товарных знаков. Например, Н. И. Коняев среди таких признаков товарного знака, как новизна и различительный характер, выделяет требование художественности изображения, т. е. его соответствия эстетическим требованиям. По мнению указанного автора, не могут признаваться товарными знаками безвкусные рисунки, словосочетания и т. п.[108]

На наш взгляд, некоторые моменты, указывающие на данный признак, содержались в понятии товарного знака, сформулированном в Положении 1962 г. Однако в настоящее время с данной точкой зрения согласиться нельзя, так как в законодательстве подобное требование не содержится и смысловой нагрузки не несет. С позиций требований, учитываемых при разработке товарных знаков, несомненно, берется во внимание и художественность обозначения. «Однако отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака по мотиву его нехудожественности будет незаконным, если только при этом заявленное обозначение не противоречит принципу гуманности и морали».[109]

Те же самые возражения вызывает и критерий оригинальности товарного знака, предлагаемый некоторыми специалистами. Так, по мнению Э. П. Гаврилова, оригинальность изобразительных и комбинированных знаков заключается в художественной выразительности, композиционной целостности, а для словесных знаков под оригинальностью понимается новизна слова вообще или новизна слова в данной области применения.[110] Тем не менее на признак оригинальности в законе прямых указаний нет, а содержание данного критерия раскрывается в таком требовании к товарному знаку, как новизна.

2.2. Виды товарных знаков